LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL DEFINICIONES La marca es el signo que designa o identifica productos o servicios. El nombre comercial es el signo que designa la actividad o negocio. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS, sujetos a ciertas características individuales Términos idiomáticos que no tengan un significado relacionado a productos o servicios Apellidos nombres denominaciones geográficas palabras recién acuñadas nuevas combinaciones de letras pronunciables o no slogans diseños marcas tridimensionales colores y sus combinaciones SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS Los nombres genéricos para los productos o servicios en cuestión, que sean nombres comúnmente utilizados para designar productos o servicios términos descriptivos, por ejemplo términos que hagan relación a la cualidad o uso pretendído de productos o servicios términos engañosos, aquellos términos que puedan engañar al consumidor con respecto a los productos o servicios en cuestión. finalmente, los términos ilegales como las banderas, emblemas oficiales, señas o marcas contrarias a la moralidad y orden público. Las definiciones arriba indicadas han sido incluidas en este punto para que puedan tenerse en cuenta al considerar los catorce puntos siguientes. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando se busca un nuevo nombre comercial o marca para un producto o servicio. Usted suele buscar el nuevo nombre dentro de la propia empresa o preguntando a miembros de la plantilla posibles sugerencias. Si es capaz de encontrarlo de este modo, felicidades. Normalmente será un caso excepcional puesto que se estima que existen diez millones de marcas, y unos 90 millones de nombres comerciales en el mundo. Usted tiene únicamente a su disposición para construir su marca o nombre comercial las veintiséis letras del alfabeto más las diez figuras y los caracteres de algunas lenguas orientales. Por ello es extremadamente difícil hoy en día encontrar nuevas marcas o nombres comerciales Para afrontar esta dificultad, puede contactar con profesionales, como multitud de asesores freelance que previo pago de una tarifa o importe prefijado, le buscarán, a través de unos métodos definidos y unos procesos determinados, un nombre que cumpla con las estrategias del marketing, con sus objetivos, y que se adapte a la legislación. En ABELMAN CONSULTANTS, usted encontrará el método más eficaz para llevar a buen cauce sus objetivos. Este método consiste en lo siguiente: recopilar toda la información de la gente perteneciente a la compañía remitir a las personas en cuestión una estrategia creativa basada en la creación de objetivos utilizar la estrategia, previa aprobación, como un programa para la producción mundial, el cual utiliza varias facilidades: grupos creativos documentación banco de palabras (más de 78,000 palabras), acumuladas por ABELMAN CONSULTANTS durante sus años de operatividad. programas informáticos para generar palabras de forma automática. seleccionar los 200/300 nombres más apropiados, después una lista corta de 20/25 nombres y finalmente 5 nombres, hacer búsquedas de derechos anteriores para revisar que las denominaciones seleccionadas no choquen con denominaciones de terceras partes realizar varios tests relacionados con la capacidad para memorizar, pronunciar y en general su adaptación con los productos o servicios en cuestión finalmente, hacer las recomendaciones en la forma de un informe de nombre completamente legal, facilitando una lista de cuatro o cinco marcas, de las cuales, los interesados puede elegir. Al utilizar el método definido durante un periodo de tiempo y para un presupuesto acordado, se está seguro de obtener la marca, nombre comercial o imagen corporativa buscada al fijar los objetivos que la estrategia habría definido como mejores y que habrían sido elegidos para asegurar que no tendrá obstáculos legales. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando tiene un nombre comercial o una marca que quiere actualizar, rediseñar o simplemente diseñar por primera vez Usted puede ir a una agencia de publicidad o a una compañía de diseño, ya que en dichas empresas, la creación de logotipos forma parte de sus servicios generales. También pueden ir a ABELMAN CONSULTANTS quien, a través del grupo INBRAND, al que pertenece, están especializados en el diseño de marcas y la creación de logos en sus variadas formas. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando ya has ideado un nombre comercial o logo o marca para un producto o servicio y quieres adquirir su propiedad Lo primero que hay que hacer es realizar búsquedas de antecedentes para asegurar que es posible utilizar el nombre comercial o la marca sin recibir objeciones de terceras partes. Si ya tiene un número relativamente grande de nombres para su nombre comercial o marca donde elegir, debería solicitar a sus asesores que realicen una búsqueda rápida de identidades, para confirmarle que el nuevo nombre no ha sido registrado con anterioridad. Es siempre aconsejable tener un número grande de marcas o nombres comerciales antes de realizar el proceso de selección ya que la experiencia muestra que muchos de esos términos no serían aconsejables a causa de los nombres de terceras partes que las búsquedas descubrirán. Una vez que se ha pasado esta fase (o incluso si eliges no pasar por ella, al tener hecha la elección para una marca o nombre comercial determinado), es necesario proceder con una búsqueda de similitudes, para buscar nombres concedidos y nombres solicitados, los cuales no son idénticos, pero si similares, pudiendo suponer un obstáculo para nuestro proyecto. Estas búsquedas se hacen normalmente por ordenador y son varias las organizaciones que ofrecen este servicio. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando quieres utilizar un apellido como marca aunque alguien lo haya presentado anteriormente para una marca del mismo campo No puede presentar un apellido para una marca, si este ya ha sido presentado por alguien para el mismo campo. Sin embargo, usted podrá, utilizar su nombre en el campo en cuestión siempre que: a) lo utilice de buena fe, no pudiéndose establecer que esté usando su apellido con el único propósito de beneficiarse del buen nombre adquirido por los propietarios de la marca registrada b) tome medidas para distinguir el uso de su apellido: 1º) incorporando su nombre de pila 2º) utilizando un logo diferente 3º) utilizando su nombre en combinación con su propia marca, la cualpodría ser otra denominación o logo Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que la otra parte sea capaz de prevenir su uso, si puede establecerse que el nombre ha adquirido notoriedad y probar que la evidencia actual es susceptible de confusión. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando la búsqueda revela obstáculos La primera reacción sería el abandono del proyecto y la búsqueda de una nueva marca o nombre comercial. Por supuesto, esto debería hacerse cuando los obstáculos encontrados en la básqueda no pudieran ser superados, o fueran demasiados. Sin embargo, si este no es el caso, es a menudo preferible perseguir el proyecto. El riesgo debería ser evaluado y/o debería tratarse de neutralizar los obstáculos. Esta neutralización consistiría la mayoría de las veces en dos técnicas: a) Intentar llegar a un acuerdo con los propietarios de la marca anterior: alcanzando un acuerdo de coexistencia, posiblemente con compensación comprando la marca anterior a un precio razonable b) cancelación por falta de uso: es necesario, que las investigaciones sean realizadas por especialistas para revisar que la marca no se ha utilizado durante el plazo legal y que la investigación lo confirme, la marca es así susceptible de cancelación. es necesario requerir la cancelación de la misma, pudiendo hacerse ante los Tribunales o ante la Oficina de Patentes y Marcas, dependiendo del país de que se trate. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando tu marca está seleccionada o ha sido seleccionada por las técnicas de neutralización indicadas anteriormente En este caso, es necesario presentar urgentemente ya que se presentan multitud de marcas nuevas cada día, las cuales no habrían aparecido en la búsqueda original. Deberían llevarse a cabo Búsquedas de confirmación aproximadamente 3 meses después del registro, para chequear que los resultados de la búsqueda anterior no se han quedado obsoletos. Generalmente, la solicitud de una marca se hace en el país de residencia (o lugar de negocios), por ello debería prestarse atención a lo siguiente: a) la solicitud podría mostrarse como una operación simple mediante la cumplimentación de un impreso. Este no es el caso, pues debe tenerse especial cuidado al seleccionar: quién va a ser el propietario de la marca . cual debería ser la definición de los productos o servicios implicados. De nuevo aquë, la preparación de la lista de productos o servicios es un riesgo difícil: Si quiere evitar objeciones administrativas debe tener en cuenta las peculiaridades de los diferentes países, Si quiere ofrecer la máxima protección debe considerar, no sólo los productos o servicios concretos de su interés, sino también productos o servicios donde el negocio se pudiera desarrollar en el futuro. como será presentada la marca, ya que, muy a menudo, la marca es compleja y puede consistir en varios elementos. (Está acompañada de algún diseño? )Es una etiqueta? Es necesario definir concretamente los diferentes elementos de cara a obtener la máxima y más correcta protección. b) El registro de su marca o de su nombre comercial es sólo válido en el país en que el registro se ha obtenido.A fin de proteger la marca en otros países, pueden obtenerse registros individuales en cada país, o beneficiarse del Arreglo de Madrid, Marca Comunitaria o de la Unión Africana. Cuando Vd. ha presentado la marca en su país de residencia, disfrutará del plazo de 6 meses para la presentación de solicitudes extranjeras (en los países del Convenio de París) a fin de beneficiarse de la fecha de prioridad de los derechos adquiridos en la solicitud de origen. Sigue siendo posible presentar una solicitud en el extranjero sin reivindicar prioridad de la solicitud primera, pero los derechos comenzarán a partir de la fecha de la solicitud extranjera, no contándose los de la solicitud anterior. c) La solicitud de un nombre comercial como marca en el extranjero tiene además la ventaja de conceder mayores derechos que los ofrecidos en la mera solicitud del nombre comercial, ya que la marca extiende su efectividad: a todo el territorio del país en cuestión a todos los productos o servicios señalados en el registro o registros (de la otra forma, la protección se limitaría al campo de la actividad de la empresa. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando quieres proteger tu marca o nombre comercial en el extranjero Para obtener protección en el extranjero, es necesario presentar las marcas individualmente en cada país, con tres excepciones: a) El Arreglo de Madrid, que permite a una solicitud básica ser realizada en la OMPI a fin de proteger la marca, si lo desea, en todos los países contratantes del Arreglo de Madrid. Estos países son básicamente los del Continente Europeo, Países de Este. b) La Marca Comunitaria, tiene carácter unitario. Produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. c) La Organización Africana de Propiedad Intelectual, la cual, mediante un registro único e indivisible, protege la marca en la mayoría de los países de la formada África Francesa. La presentación de las solicitudes en países extranjeros tiene que hacerse con cuidado. Por contra a la opinión más extendida, las solicitudes extranjeras no son costosas, excepto en el caso en que la marca en cuestión no tenga suficiente interés o valor comercial para ser protegida y/o en el caso en que la solicitudes prueben que no son de utilidad, o que se han presentado mal y/o se denieguen por las distintas administraciones. Nuestro consejo para el usuario de marcas sería contar con una buena una política de calidad así como mantener los fondos sobre la marca no sólo en los países de mayor importancia comercial para su negocio, sino también en aquellos donde se suelan producir más falsificaciones de los productos. Nosotros hemos visto muchas carteras malas, en las que las marcas no se habían protegido en algunos países esenciales (Europa, Estados Unidos, Japón), y donde las marcas se registraron en Sarawak o en Papúa (si, Papúa es un país soberano, donde las marcas se pueden registrar). Por supuesto, es más fácil registrar una marca en Sarawak o en Papúa que en Alemania o USA (países comercialmente importantes) o en Taiwán, Indonesia, Hong Kong o Tailandia (países donde se falsifican muchos productos). Para asegurar que usted está gestionando una cartera que cuente con la mayor protección comercial y defensiva con un presupuesto razonable, es necesario tener buenos asesores que le informen sobre sus actividades, y les indiquen honestamente cómo deben emplear su presupuesto. QUÉ DEBE HACERSE: Cuando ya se han presentado las marcas en el extranjero La presentación de una marca es la presentación de un dossier ante la Administración competente del país en cuestión. Algunos de esos países registran marcas únicamente haciendo un examen de forma. Sin embargo, en otros países, y particularmente en los países industriales la ley permite generalmente a la Administración revisar si la marca: a) Es susceptible de registro desde el punto de vista de la legislación y práctica del país en cuestión b) No es conflictiva para marcas registradas con anterioridad Es únicamente después de pasar con éxito este procedimiento cuando la marca es concedida o aceptada para su publicación; algunos países publican la marca para ofrecer a terceras personas la oportunidad de oponerse a la misma. En un siguiente paso, el registro de una marca es demorado hasta que el plazo para oposiciones ha expirado o en caso de presentarse oposición, hasta que esta haya sido resuelta. El coste correspondiente a esta fase del procedimiento debería tenerse en cuenta, pero son costes muy difíciles de estimar, puesto que dependen de la acción de terceras partes y en particular, de las objeciones de la Administración. Reflexionando mucho sobre la solicitud de marca y, sobre todo, encargando su gestión a un especialista cualificado, se reducirá ampliamente la posibilidad de encontrar objeciones y por tanto el coste de la prosecución no será tan alta. Como ejemplo, podríamos citar el siguiente caso: Sabemos de un asesor de marcas el cual presentó solicitudes en el extranjero a un precio muy barato, estando sus clientes muy contentos porque no hubo objeciones ni costes de prosecución; lo que ocurría realmente era que tan pronto como se formulaba una oposición, el consultor abandonaba la solicitud y la marca, quedando así sin protección en muchos países. Sus clientes, como habían presentado solicitudes por todo el mundo sin haber gastado una gran suma de dinero, estaban satisfechos, y seguirán satisfechos hasta que aparezca una infracción! QUÉ DEBE HACERSE: Cuando se ha obtenido el registro de marca Usted habrá obtenido una posesión, que en ciertos casos podría tener un alto valor. Las marcas, cada día se venden más y los precios pagados por ellas se están incrementando sin parar en vista de la dificultad que reviste el hecho de conseguir una nueva marca. Para garantizar el valor de la posesión debe tomar dos precauciones: 1) Renovación Después de que el registro de marca ha tenido una cierta duración se hace necesaria la renovación de la misma antes de que expire el plazo otorgado por la administración para dicha gestión. La duración del registro es, generalmente, de diez años, lo cual es un periodo largo, y la experiencia ha demostrado que si no se usan los servicios de especialistas con grandes carteras y los cuales ofrecen la seguridad de estabilidad, corren el riesgo de que la fecha correcta de la marca no sea vigilada y la marca caduque por no ser renovada. La situación expuesta podría ser seria, puesto que no sólo se perdería la inversión, sino también debería proteger el registro de nuevo. Es más, no se podría garantizar que el nuevo registro fuera obtenido de nuevo, puesto que en el intervalo de tiempo transcurrido, una tercera parte podría haber conseguido un derecho que podría constituir un obstáculo para la nueva solicitud. Los costes de renovación son por ello necesarios, teniendo que incluirse el coste de los especialistas que gestionan estas renovaciones en su nombre. 2) Vigilancia Una vez que la marca ha sido registrada, es necesario vigilarla de forma sistemática en lugar de esperar a que ocasionalmente recaben su atención hacia marcas que podrían haber violado sus propios derechos. Hay dos razones por las que se hace necesario llevar a cabo un servicio de vigilancia eficaz. a) Es más fácil persuadir a alguien para que renuncie a una marca que ha sido adoptada recientemente y en relación a la cual aün no se ha hecho una inversión muy grande, puesto que según pase el tiempo la situación posiblemente será más complicada. b) Hay muchos países donde la tolerancia es tal que no podrán hacer cumplir tus derechos contra la marca que infrinja los derechos después de un cierto periodo de tiempo. Podría ser también útil que su asesor vigilase la forma en que las marcas son utilizadas en periódicos, revistas, etc así como el material de tu propia promoción para asegurar que se usan de forman correcta y que no permiten llegar a ser genéricas. QUÉ DEBERA HACERSE: Cuando una marca es susceptible de ser confundida con su marca o nombre comercial debido a su similitud entre ambas En caso de que una marca haya sido solicitada siendo idéntica o tan parecida a la nuestra que pueda confundir al público consumidor debería intentar evitar la concesión de dicha marca durante la etapa de oposiciones. En caso de no existir esta etapa en el país en cuestión, o si el periodo de oposición ha expirado debería tratar de cancelar el registro. Si usted detecta la utilización en el mercado de un nombre/logo idéntico o similar al suyo, debería contactar con su asesor para ver si una tercera marca está infringiendo sus derechos adquiridos. Inicialmente, antes de formular una oposición, cancelación, infracción, competencia desleal o acción jurídica, su asesor debería ponerse en contacto con la tercera parte para tratar de resolver la cuestión amistosamente, lo que les ahorraría costes. En caso de no resolverse de forma amistosa, en un periodo corto de tiempo deberá realizar la acción o acciones pertinentes dependiendo de las circunstancias. QUÉ DEBERA HACERSE: Cuando su marca es atacada por si misma Su marca puede ser atacada de diversas formas: por nulidad, si no cumple con lo provisto en la Ley del país, lo cual es raro cancelación por falta de uso, si no se ha utilizado durante el periodo legal del país en cuestión. finalmente, por infracción de un registro de marca anterior Normalmente, el ataque sobre nuestra marca será hecho en principio de una forma amistosa. Sólo en caso de no resolverse de ese modo, se recurrirá a los Tribunales. Sin embargo, no hay nada que haga prever si el demandante irá directamente a los Tribunales. QUÉ DEBERA HACERSE: Cuando quiere ceder una marca o que le sea cedida la marca de una tercera parte Primero, tiene que comprobar la validez de los derechos que quiere ceder o respecto a los cuales quiere obtener una licencia. Hemos visto muchas licencias que a menudo envuelven una inversión monetaria muy grande y la cual resulta ser de poca importancia o tener mínimo valor en cuanto a los derechos que adquirimos. En segundo lugar, tiene que negociar los plazos de la licencia y muy a menudo debería el asesor estar capacitado para obtener una mejor compensación económica, así como unos plazos más ventajosos, de manera que las tasas de los asesores serían ampliamente compensadas por las ventajas adicionales que se obtendrán. QUÉ DEBERA HACERSE: Cuando se quiere comprar o vender una marca La primera precaución es evaluar la validez de los derechos. Es necesaria la ayuda de un experto para evaluar el valor de la marca, lo cual se suele establecer en función de la capitalización de los ingresos estimados que se supone se obtendrán. El valor depende del campo implicado y de la vida del producto/servicio. Finalmente, es importante considerar con cuidado el tema de la tasación. QUÉ DEBERA HACERSE: Cuando quieres evaluar el márketing potencial de tu marca en tu país o en el extranjero Será necesario revisar la marca a través de tests cuantitativos o cualitativos y fijándose especialmente en la imagen y posicionamiento. Es especialmente útil proceder con esta operación cuando, a pesar de contar con una marca o nombre comercial que en nuestro país esté operando satisfactoriamente, queramos estudiar si tendría los mismos resultados en el extranjero. De la revisión llevada a cabo podrían obtenerse algunos resultados interesantes. El vehículo de cuatro ruedas de Mitsubishi conocido bajo la marca PAJERO, no se ha introducido en Argentina por tener esta denominación un sentido homosexual en ese país Una compañía de comida tuvo la idea de lanzar una confitería bajo la marca COPPELIA en Chile. Sin embargo, se dio cuenta de que este nombre tenía fuertes connotaciones políticas en ese país, puesto que COPPELIA era el nombre de la habitación de te, en la que todos los adversarios del General Pinochet se reunieron antes de que tomara el poder. Los dos ejemplos anteriores muestran la importancia de revisar cómo será recibido el nombre en cada país o países.